Een merk is een teken waarmee de waren of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Door inschrijving van een merk verkrijgt de merkhouder een merkrecht. Dit is een uitsluitend recht waarmee de merkhouder kan optreden tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens door derden. Bij een Uniemerk geldt dit recht in de gehele Europese Unie. Bij een Beneluxmerk geldt dit recht alleen in de Benelux.
Het merkrecht is echter niet onbeperkt. Van merkinbreuk op een Uniemerk is pas sprake wanneer een derde zonder toestemming een teken gebruikt in het economisch verkeer en wordt voldaan aan een van de in artikel 9 lid 2 Uniemerkverordening (UMVo) genoemde inbreukgronden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten (sub a), gebruik waarbij gevaar voor verwarring bestaat (sub b) en gebruik dat ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan een bekend merk (sub c). Welke inbreukgrond van toepassing is, hangt met name af van de mate van overeenstemming van de tekens en de waren en diensten en de bekendheid van het merk.
Het vertrekpunt: gebruik van een teken voor waren of diensten
Voor de toepassing van artikel 9 UMVo moet dus eerst worden vastgesteld of sprake is van relevant gebruik van het teken. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer het teken wordt aangebracht op producten of verpakkingen, of wordt gebruikt bij de verkoop of aanbieding van waren, bij invoer of uitvoer, in reclame of als handelsnaam. Gebruik dat uitsluitend in de privésfeer plaatsvindt, valt hier in beginsel buiten.
Daarnaast is van belang hoe het teken wordt gebruikt. Niet ieder gebruik van een woord, naam of afbeelding levert merkinbreuk op. Er moet sprake zijn van gebruik van het teken in het economische verkeer, op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. De belangrijkste functie van het merk is de herkomstaanduidingsfunctie. Het merk moet de consument in staat stellen de commerciële herkomst van de waren of diensten te identificeren. Daarnaast kunnen ook de investeringsfunctie, of de reclamefunctie relevant zijn.
Artikel 9 lid 2 sub a UMVo: dubbele identiteit
Van dubbele identiteit is sprake wanneer een derde een teken gebruikt dat gelijk is aanhet Uniemerk voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Het teken hoeft daarbij niet op ieder detail exact hetzelfde te zijn. Kleine onbeduidende verschillen die voor de gemiddelde consument onopgemerkt blijven, kunnen nog steeds als identiek worden beschouwd. Wanneer zowel het teken als de waren of diensten identiek zijn, hoeft de merkhouder niet ook aan te tonen dat bij het publiek verwarring ontstaat.
Wel geldt dat het gebruik een functie van het merk moet aantasten of kunnen aantasten. Daarbij gaat het met name om de functie van het merk om aan consumenten duidelijk te maken van welke onderneming een product of dienst afkomstig is (de herkomstaanduidingsfunctie).
Voorbeeld uit de praktijk
Een bekend voorbeeld van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren is het arrest Arsenal/Reed van het Hof van Justitie. In deze zaak verkocht een handelaar buiten het stadion van Arsenal FC onder meer sjaals en andere supportersartikelen waarop het teken ARSENAL stond. Deze producten waren niet afkomstig van Arsenal zelf en werden ook niet met toestemming van de club verkocht.
Arsenal had de naam ARSENAL als merk geregistreerd voor onder meer kleding. De handelaar gebruikte dus hetzelfde teken voor dezelfde soort waren als waarvoor het merk was ingeschreven. Volgens het Hof kon Arsenal zich tegen dit gebruik verzetten, omdat bij consumenten de indruk kon ontstaan dat de producten afkomstig waren van Arsenal of dat er een commerciële band met de club bestond. Daarmee kon de belangrijkste functie van het merk, het aangeven van de herkomst van een product, worden aangetast.
Artikel 9 lid 2 sub b UMVo: overeenstemming en verwarringsgevaar
Artikel 9 lid 2 sub b UMVo is van toepassing wanneer een teken gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor bij het relevante publiek verwarringsgevaar kan ontstaan. Hieronder valt ook de situatie waarin het publiek denkt dat de waren of diensten afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen (associatiegevaar). De enkele gedachte dat twee merken iets met elkaar te maken hebben, is daarvoor niet voldoende.
Of sprake is van verwarringsgevaar wordt globaal beoordeeld, waarbij de mate van oplettendheid per categorie van goederen of diensten kan verschillen. Daarbij staat de totaalindruk van het merk en het teken bij het relevante publiek centraal. Er wordt onder meer gekeken naar de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming tussen beide tekens, de mate van soortgelijkheid van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de tekens worden gebruikt en het onderscheidend vermogen van het oudere merk.
Voorbeeld uit de praktijk
Een bekend voorbeeld is het arrest SABEL/Puma. SABEL wilde een beeldmerk registreren met daarop een springende roofkat, terwijl Puma al een ouder beeldmerk had met een springende puma. Beide merken werden onder meer gebruikt voor kleding en lederwaren. De vraag was of de gelijkenis tussen de twee afbeeldingen tot verwarring bij het relevante publiek kon leiden.
Het Hof van Justitie benadrukte dat niet naar één afzonderlijk onderdeel van de merken moet worden gekeken, maar naar de totaalindruk die zij bij de gemiddelde consument achterlaten. Daarbij spelen de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming en het onderscheidend vermogen van het oudere merk een rol. Dat beide merken een springende roofkat afbeeldden, was op zichzelf niet voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.
Artikel 9 lid 2 sub c UMVo: bescherming van bekende merken
Artikel 9 lid 2 sub c UMVo geeft bekende Uniemerken een ruimere bescherming. De merkhouder van een bekend merk kan op grond van deze bepaling optreden tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken, ongeacht of de waren of diensten wel of niet identiek of soortgelijk zijn.
Er is sprake van een bekend merk wanneer het bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn, bekend is. De bekendheid hoeft zich niet uit te strekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Het merk moet in een substantieel deel van de Unie bekend zijn, waarbij onder voorwaarden ook bekendheid in een enkele lidstaat voldoende is.
Voor bescherming op grond van sub c moet het relevante publiek een verband leggen tussen het teken en het bekende merk. Verwarringsgevaar is daarbij niet vereist. Vervolgens moet het gebruik zonder geldige reden leiden tot één van de volgende vormen van aantasting: ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of afbreuk doen aan de reputatie van het merk.
Voorbeeld uit de praktijk
Meeliften
Hiervan is sprake wanneer een derde profiteert van de bekendheid, aantrekkingskracht of het imago van een bekend merk, zonder daarvoor zelf vergelijkbare inspanningen te hebben geleverd. De gebruiker probeert als het ware mee te liften op de reputatie die de merkhouder heeft opgebouwd. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een verkoper zijn eigen product aanprijst als "de Rolls-Royce onder de bananen". Deze uiting kan aanhaken bij de luxe en exclusieve reputatie en uitstraling van het merk Rolls-Royce. Het merk wordt dan gebruikt om het eigen product aantrekkelijker te maken.
Het Hof van Justitie omschreef dit in L'Oréal/Bellure als het in het kielzog varen van een bekend merk om van de aantrekkingskracht, reputatie en het prestige daarvan te profiteren.
Verwatering
Bij verwatering verliest het bekende merk geleidelijk zijn onderscheidende vermogen. Wanneer een bekend merk steeds vaker door anderen voor verschillende producten wordt gebruikt, kan de associatie tussen het merk en de oorspronkelijke merkhouder verzwakken en wordt afbreuk gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie.
Een voorbeeld waarin verwatering aan de orde kwam, is de zaak LEGO/Betonblock. Betonblock gebruikte het teken 'Lego' veelvuldig op haar website voor mallen waarmee betonnen stapelblokken konden worden gemaakt. LEGO stelde onder meer dat dit gebruik afbreuk deed aan het onderscheidend vermogen van haar bekende merken.
De voorzieningenrechter legde uit dat van verwatering sprake kan zijn wanneer de identiteit van een bekend merk door het gebruik van een ander teken afbrokkelt en aan impact bij het publiek verliest. In deze zaak werd die drempel echter niet gehaald. De producten van Betonblock richtten zich op een heel ander publiek dan het speelgoed van LEGO en er was niet gebleken dat het gebruik het economische gedrag van de gemiddelde consument veranderde. De zaak laat daarmee goed zien dat alleen een verband met een bekend merk nog niet voldoende is voor verwatering.
Aantasting van de reputatie
Hiervan is sprake wanneer het gebruik van het teken het imago van het bekende merk kan schaden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het merk in verband wordt gebracht met producten of diensten die niet passen bij het imago of de kwaliteit waarmee het merk door het relevante publiek wordt geassocieerd.
Een klassiek voorbeeld uit het Benelux-merkenrecht is Claeryn/Klarein. Claeryn was namelijk een bekend merk voor jenever, terwijl Klarein werd gebruikt voor een schoonmaakmiddel. Hoewel niemand waarschijnlijk zou denken dat de jenever en het schoonmaakmiddel van dezelfde onderneming afkomstig waren, kon de associatie met een schoonmaakmiddel de aantrekkingskracht van het jenevermerk aantasten. De associatie met zeep of schoonmaakmiddel paste niet bij een product bedoeld voor consumptie.
Conclusie
Artikel 9 lid 2 UMVo kent dus geen algemene toets waarbij alleen wordt gekeken of een teken op een merk lijkt. Welke inbreukgrond en beoordeling van toepassing zijn, hangt af van de verhouding tussen de tekens, de betrokken waren of diensten en, bij bekende merken, de reputatie van het merk. Ook wettelijke beperkingen van het merkrecht, zoals refererend gebruik en uitputting, kunnen aan een succesvol beroep op merkinbreuk in de weg staan.
Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Maurits of één van de andere specialisten uit het team.
