Een merk dat zo populair wordt dat iedereen het gebruikt als algemene naam voor een product of dienst, klinkt als een droom, maar kan voor een merkhouder juist een groot probleem zijn. Wanneer consumenten en concurrenten bijvoorbeeld 'Luxaflex' gebruiken als algemene benaming voor horizontale jaloezieën, of 'Aspirine' als aanduiding voor een pijnstiller, kan het merk zijn onderscheidend vermogen en daarmee zijn juridische bescherming verliezen. Dit wordt verwording tot soortnaam genoemd.
In deze blog bespreken we wanneer hiervan sprake is, hoe dit wordt beoordeeld en wat je als merkhouder kunt doen om te voorkomen dat jouw merk een soortnaam wordt.
Wanneer vervalt een merk?
Op grond van artikel 2.27 lid 1, onder a, BVIE (voor Beneluxmerken) en artikel 58 lid 1, onder b, UMVo (voor Uniemerken) kan het recht op een merk vervallen worden verklaard wanneer het merk door handelen of nalaten van de merkhouder in de handel een gebruikelijke benaming is geworden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit gebeurt niet automatisch: een merk blijft in beginsel geldig totdat het op vordering of verzoek van een belanghebbende vervallen is verklaard.
Daarvoor moet aan twee voorwaarden zijn voldaan.
- Ten eerste moet het merk voor het relevante publiek een gebruikelijke benaming zijn geworden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Het relevante publiek gebruikt het merk dan niet langer om de herkomst van een product of dienst aan te duiden, maar als algemene benaming voor dat product of die dienst.
- Ten tweede moet deze ontwikkeling het gevolg zijn van handelen of nalaten van de merkhouder.
Hoe wordt beoordeeld of een merk een soortnaam is geworden?
Bij de beoordeling staat centraal hoe het relevante publiek het merk opvat. Onderzocht wordt of de naam nog wordt gezien als een verwijzing naar producten of diensten van één bepaalde onderneming, of de gebruikelijke benaming voor een gehele product- of dienstencategorie is geworden.
De perceptie van consumenten of eindgebruikers is doorgaans doorslaggevend. Afhankelijk van de kenmerken van de markt kan ook de perceptie van beroepsbeoefenaars, zoals verkopers en andere tussenpersonen, relevant zijn, vooral wanneer zij invloed hebben op de aankoopbeslissing. Het kan voldoende zijn dat het merk alleen onder consumenten of eindgebruikers tot soortnaam is verworden.
Dat een merk veel wordt gebruikt, de bekendste benaming voor een product is of in een woordenboek is opgenomen, is op zichzelf niet voldoende. Beslissend is of het merk zijn functie als herkomstaanduiding heeft verloren. Het ontbreken van een gangbare alternatieve benaming kan daarvoor een aanwijzing zijn, maar dat is geen zelfstandige voorwaarde voor verval.
Vervolgens moet worden vastgesteld dat de verwording tot soortnaam het gevolg is van handelen of nalaten van de merkhouder. De merkhouder kan deze ontwikkeling bijvoorbeeld in de hand werken door het merk zelf als algemene productnaam te gebruiken. Van nalaten kan sprake zijn wanneer hij onvoldoende bevordert dat licentienemers, distributeurs en verkopers de naam als merk blijven gebruiken, of onvoldoende optreedt tegen gebruik van het merk als soortnaam door anderen. Zonder dit verband tussen de opstelling van de merkhouder en de verwording kan het merkrecht niet op deze grond vervallen.
Bij de beoordeling van het handelen van de merkhouder kan onder meer worden gekeken naar zijn reclame-uitingen, gebruiksrichtlijnen, licentievoorwaarden en optreden tegen generiek gebruik door marktpartijen.
Zo bescherm je je merk
Om te voorkomen dat je merk verwordt tot soortnaam, is het belangrijk om het consequent als merk te gebruiken. Vermeld waar mogelijk daarnaast de algemene benaming van het product of de dienst. Breng je een nieuw product op de markt, introduceer dan bij voorkeur zelf ook een soortnaam. Voor het product dat onder het merk Solex op de markt kwam, introduceerde de merkhouder bijvoorbeeld de soortnaam 'bromfiets'. Maak ook aan medewerkers, licentienemers, distributeurs en wederverkopers duidelijk hoe zij het merk moeten gebruiken en leg dit zo nodig vast in gebruiksrichtlijnen en overeenkomsten.
Houd daarnaast in de gaten hoe het merk in de handel, in de media en online wordt gebruikt en spreek partijen aan wanneer zij het merk als soortnaam presenteren. Wordt je merk in een woordenboek als soortnaam opgenomen, dan kun je de uitgever verzoeken te vermelden dat het om een ingeschreven merk gaat. Je hoeft niet tegen ieder gebruik op te treden, maar de inspanningen moeten passen bij de aard en omvang van het generieke gebruik. Bewaar ook bewijs van je gebruiksrichtlijnen, communicatie en handhavingsactiviteiten. Zo kun je aantonen dat je je actief hebt ingezet om het onderscheidend vermogen van je merk te behouden.
Dat een merk in het algemene taalgebruik terechtkomt, betekent dus niet automatisch dat de merkhouder zijn rechten verliest. Wel kan een merk dat op grote schaal generiek wordt gebruikt aan beschermingsomvang inboeten, ook als het niet vervalt. Door het merk consequent als merk te gebruiken, duidelijke gebruiksrichtlijnen te geven en actief op te treden tegen generiek gebruik, kan het risico op verwording tot soortnaam aanzienlijk worden beperkt.
Meer informatie?
Heb je vragen over de bescherming van jouw merk tegen verwording tot soortnaam? Neem vrijblijvend contact op met Maurits.
