Merkinbreuk door gebruik naam LEGO

Recent heeft de rechtbank Den Haag in kort geding geoordeeld dat Betonblock via haar website inbreuk maakt op de bekende merkrechten van LEGO door het teken ‘LEGO’ te gebruiken voor haar stalen mallen voor de productie van betonblokken.

Wat was er aan de hand?

LEGO beschuldigt Betonblock van merkinbreuk op haar bekende merken, waaronder het Uniewoordmerk LEGO en het Benelux-woordmerk LEGO. Betonblock gebruikt het woord "Lego" in combinatie met termen zoals "beton" en "blokken" op haar website en in URL's, wat volgens LEGO ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de LEGO merken. LEGO vordert een verbod op dit gebruik, een dwangsom bij overtreding, en vergoeding van proceskosten.

Betonblock stelt daarentegen dat het gebruik van het teken LEGO beschrijvend is en in overeenstemming is met de eerlijke handelspraktijken. Er is geen sprake van merkinbreuk.

Wanneer is sprake van onrechtmatig voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie?

Er is sprake van onrechtmatig voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk in gevallen waarin sprake is van meeliften, of ‘free-riding’. Het gaat dan niet om schade aan het merk, maar om het voordeel dat de derde haalt uit het gebruik van het teken. Dit kwalificeert als een merkinbreuk (art. 9 lid 2 c UMVo en art. 2.20 lid 2 sub c BVIE)

Wat oordeelt de rechter?

De rechter stelt vast dat de branche waarbinnen Betonblock (mallen voor betonblokken) acteert staat op grote afstand van de branche waarbinnen LEGO (speelgoed) actief is. Beide partijen richten zich op een ander publiek waardoor het gebruik van het Lego door Betonblock niet tot een verandering van het economisch gedrag van de gemiddelde consument zal leiden.

LEGO krijgt van de rechter wel gelijk voorzover Betonblock op haar website veelvuldig (op een pagina 26 keer) en prominent (op pagina’s, URL’s en koptitel) het teken LEGO gebruikt. Dit gebruik van het LEGO teken door Betonblock is bedoeld om zo hoog mogelijk in de organische zoekresultaten zoekmachines te komen. Als gevolg van dit gebruik heeft Betonblock aanzienlijk meer bezoekers naar haar website gelokt hetgeen ook tot hogere omzetten heeft geleid. De rechter oordeelt dat Betonblock probeert te kielzog varen op de LEGO merken om daarmee va de aantrekkingskracht, reputatie en prestige  te profiteren. Dit kwalificeert als ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de LEGO merken, aldus de rechter. Een inbreukverbod op straffe van een dwangsom wordt toegewezen inhoudende dat Betonblock haar website zal moeten aanpassen.

Conclusie

Het beschrijvende gebruik van merken is in beginsel toegestaan indien wordt gehandeld conform de eerlijke handelspraktijken. Wel moet worden opgelet bij het beschrijvend gebruik van bekende merken. Bekende merken beschikken namelijk over aanvullende bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie. Dit vonnis leert dat beschrijvend merkgebruik indien te vaak en te prominent wordt toegepast kan doorslaan in ongerechtvaardigd voordeel trekken hetgeen kwalificeert als merkinbreuk. Kortom, beschrijvend merkgebruik is niet zonder risico’s. Inmiddels heeft Betonblock besloten om dit risico niet meer te willen lopen en overstapt op de term megablokken.

Meer informatie?

Mocht je vragen hebben over beschrijvend merkgebruik dan kun je terecht bij één van onze merkenrechtspecialisten.